連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)、「準備する方法(Method of Preparation)」クレームの特許適格性を認める – Federal Circuit Finds Method of Preparation Claims Patent Eligible

2020年4月3日 Written by Allison W. Dobson, Ph.D. and Christopher Thomas (和訳:穐場 仁) 2020年3月17日、連邦巡回区控訴裁判所(「CAFC」)は、各判事の判断は分かれたが、地方裁判所の決定を覆し、胎児セルフリーDNAの断片を準備する方法(a method of preparing a fraction of fetal cell-free DNA)のクレームが35 U.S.C. §101に基づいて特許の保護対象として適格であると判示した。重要なことに、CAFCは、クレームが「準備する方法」に向けられたものであり、診断方法や治療方法の特許請求の範囲に向けられたものではないことを認めた。CAFCは、問題となっているクレームと診断方法のクレーム(これはMayo以降一貫して特許不適格とされている)および治療方法のクレーム(これは特許適格)とを区別し、診断の保護のための新しい道筋を潜在的に作り出した。 2015年、米国特許第6,258,540号(「’540特許」)は胎児セルフリーDNAの非常に小さな断片が母体血漿および血清中に存在するという発見を開示したものであり、クレームは胎児セルフリーDNAが母体血液中に存在するという自然現象にのみ向けられているとして、CAFCによって§101の下で無効とされた。Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015). Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc.では、問題のクレームは、より小さい胎児DNA断片(例えば、<500bp)を濃縮するために、より大きい母体DNA断片(例えば、>500bp)のサイズ識別および選択的除去によって、胎児DNAが濃縮されたセルフリーDNAの断片を準備する方法に向けられていた。CAFCは、特許適格性に関する最高裁の2部構成テストのステップ1の下で、クレームは自然現象そのものではなく、自然現象の発見を利用する適格な主題に向けられていると判断した。CAFCは、クレームが母体DNAと比較して胎児DNAの量を増加させるための特定のプロセス工程を含むとした。’540特許に関する以前の事例とは対照的に、追加のクレーム限定が自然現象をカバーするとされたが、CAFCは「本発明者らが胎児DNAが母体DNAより短いという現象の存在を観察するためだけでなく、胎児DNAが濃縮された混合物を準備するための方法の発見を活用するために、これらの具体的なプロセス工程を使用した」ことから、本クレームが適格であることを見出した。 Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc.からの重要なポイントは、自然現象を利用する準備方法が特許適格であり得ることを示していることである。CAFCは、対象のクレームが診断方法に向けられていないことを特に強調した。CAFCは特定の細胞型の凍結に関連して、Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc., No. 15-1570 (Fed. […]

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特許審判部(PTAB)においてデザイン特許(Design Patent)の有効性を争うには – 論点を注意深く選ぶ – Challenging Design Patent Validity At The PTAB – Pick Your Shots Carefully

2020年8月4日 by Michael A. Bertelson (和訳:穐場 仁) 広く報道されたApple v. Samsung訴訟は、デザイン特許(Design Patent)の力とそれに伴う潜在的に大きな損害賠償の可能性にハイライトを当てた。特許(Utility Patent)と同様に、デザイン特許(Design Patent)は、特許審判部(PTAB)において付与後手続(post-grant proceedings)により異議を申し立てることができる。しかしながら、デザイン特許(Design Patent)は、歴史的に無効化することがより困難である。平均すると、特許審判部(PTAB)は、特許(Utility Patent)の場合は60-70%の割合で付与後手続(post-grant proceedings)を開始しているのに対し、デザイン特許(Design Patent)の場合は40%しか開始していない。参照 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-09-30.pdf. この割合の違いは、特許(Utility Patent)とデザイン特許(Design Patent)の根本的な違いによるものと思われる。 1つの根本的な違いは特許(Utility Patent)とデザイン特許(Design Patent)においてクレーム範囲がどのように定義されるかにある。特許(Utility Patent)は製品がどのように使用され機能するかを保護する。特許(Utility Patent)の権利範囲は、特許の請求項によって定義され、それは非常に広く、発明の広範囲の異なる実施形態を潜在的にカバーすることができる。一方、デザイン特許(Design Patent)は製品の装飾的な外観または見た目を保護する。デザイン特許(Design Patent)の権利範囲は、デザイン特許(Design Patent)の図面で示される特定のデザインと定義される。デザイン特許(Design Patent)は、より広範な権利範囲に及ぶことが少なく、特許(Utility Patent)よりも一般的に特定の実施形態により焦点を当てている。この権利範囲の違いは、しばしばデザイン特許(Design Patent)において比較的近い先行技術をみつけることが困難であることを意味する。 デザイン特許(Design Patent)と特許(Utility Patent)との間のもう一つの根本的な違いは、特許の有効性を評価するために採用される法的基準である。特許(Utility Patent)と同様、デザイン特許(Design Patent)は、新規性、非自明性、及びその他の点で合衆国法典第35条の要件を満たす発明をクレームしなければならない。しかし、これらの要件はデザイン特許(Design Patent)においては異なった検討がなされる。 たとえば、デザインが自明であるためには、以下の2 つが示される必要がある。 第1は、先行技術である「主引例」は「クレームされたデザインと基本的に同じ」特徴を有するものでること。第2に、「他の参考文献を用いて主引例を変更し、クレームされたデザインと同一の全体的な視覚的外観を有するデザインを作成することができること。ただし、他の参考文献は「ある装飾的特徴の外観が他の装飾的特徴への適用を示唆するように主引例と関連する」場合にのみ、主引例を修正するために用いることができる。」Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., 678 F.3d 1314, 1329-30(Fed. Cir. 2012)(引用及び引用は省略)。 この2つのことを実務において証明することは困難であることが多い。例えば、特許審判部(PTAB)はVitro Packaging v. Saverglass, IPR2015-00947の中で、以下に示す2つの先行技術のボトルのデザインのいずれも主引例に値するほど特許されたデザインと十分に類似していない、として審理の開始を拒否した。 […]

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United States Patent and Trademark Office v. Booking. Com B.V.判決を踏まえた「一般名称.com」マークの保護可能性及び登録可能性を高めるための戦略 – Strategies for Cultivating Protectable Rights in, and Registering, Generic.com Marks After United States Patent and Trademark Office v. Booking. Com B.V.

2020年7月22日 Written by Victoria J. B. Doyle and Theodore H. Davis Jr.  (和訳:穐場 仁) 2020年6月30日、米国連邦最高裁判所は、一般名称と.comのような一般的なトップレベルドメインからなる「一般名称.com」(裁判所の用語では「generic.com」)の商標について、 特許商標庁(「PTO」)での登録可能性を認めた。1 その際、最高裁は、いくつかの巡回区控訴裁判所により適用されていた、「一般名称.com」が必然的に一般的なものであり、商標権者によって事実上の証拠が提示されたとしても、商標登録に適格でない、との厳格な基準の適用を否定した。しかし、最高裁は、全ての「一般名称.com」が必ずしも保護され登録されるべきであるとは認めなかった。したがって、「一般名称.com」を商標として保護することを望む者は、商標弁護士と協力し、理想的には有利な調査結果(survey evidence)を含む商標の保護可能性の裏付けとなる適切な証拠を組み立てるべきである。この記事は、要求される証拠を組み立てるための提案を含むものである。 訴訟 裁判で問題となったBOOKING.COMという名称は、2006年に使用が開始され、2012年に4件の商標出願が行われた際には既に商業上広く使用されていた。PTOは、その商標が一般的であること、又は、単に記述的で識別性が無く、「二次的意味」をも有していない、ことを理由として出願を拒絶した。連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の先例に従い2、商標審判部(TTAB)は出願された商標が一般名称であり、それゆえ商標登録として適格ではないとし、審査官の拒絶を支持した。 Booking.comは、バージニア州東部地区の連邦地方裁判所に上訴した。3 その際、特に「Teflonスタイル」の調査結果が提供され、回答者の74.8%がBOOKING.COMをブランド名として回答したと示した。これらの結果に基づいて、地方裁判所は、「Booking.com」は「booking」と異なり一般名称ではないと結論づけた。地方裁判所は、消費者がBOOKING.COMを特定の属を示しているのではなく、むしろそのドメイン名の下で可能となっている「booking」に関連したサービスを示していると理解している」ことは疑いの余地がないものとした。4地方裁判所は、「Booking.com」が記述的であると判断するとともに、この商標がホテル予約サービスを意味する二次的意味をも持っていることは明らかだと認定した。5 第4巡回区控訴裁判所は、地方裁判所がBooking.comの調査結果を採用したことを支持し、CAFCによる同問題の取扱いだけでなく、第9巡回区控訴裁判所の同じ問題の取扱いに対しても分裂を生み出した。6 この分裂により、最高裁が「一般的な用語が一般的なトップレベルドメイン「.com」を伴うだけで保護可能な商標となりえるか」とする問題を審理することとなった。 最高裁はこの問題に対し肯定的に答え、その見解はPTOがどのようにマークを特徴付けるかによってではなく、消費者がどのようにマークを認識するのかに焦点を当てた。すなわち、『「Booking.com」は消費者にとって一般的な名前ではないため、一般名称ではない』」のである。7 最高裁は、「一般名称.com」は、消費者がどのようにその用語を理解するかにかかわらず、「法律問題として商標保護に適さない」というPTOの主張を退けた。「この問題を解決するのには、消費者の認識が用語の意味の境界を定めるという明確な原則を考慮すれば十分である」8。 最高裁は、Booking.comのマークの「.comマーク」部分が「Co.」、「Inc.」または企業を示すサフィックスと同等であるとするPTOの議論を拒絶し、特定のインターネットドメイン名を同時に所有できるのは1つの企業のみであると論じ、ドメインネームのシステムに精通した消費者は、BOOKING.COMを1つの特定された存在と推定すると認定した。この点に関して、「一般名称.com」用語の「独占権」は、「一般名称, Inc.」のような用語とは区別される。最高裁は、「PTOの過去の実務は、そのような包括的なルールを反映していないように思われる」と判示した。参照e.g., Trademark Reg. No. 3,601,346 (‘ART.COM’ on principal register for, inter alia, ‘[o]nline retail store services’ offering ‘art prints, original art, [and] art reproductions’); Trademark Reg. No. 2,580,467 (‘DATING.COM’ on […]

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