特許審判部(PTAB)において刊行物(printed publication)であることを立証するための課題 – The Challenge of Proving Publication at the PTAB

2020年4月15日 John C. Alemanni (和訳:穐場 仁) 2019年12月、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board (PTAB))は、先例となるHulu事件において、35 U.S.C. §311(b)に基づく制度の目的のため、申立人は、公知例が刊行物(printed publication)として適格であるという合理的な蓋然性(reasonable likelihood)を示さなければならないとした。1 また、先週、特許審判部(PTAB)は、刊行物(printed publication)の問題が重要な事項であり、追加的に5つの決定を先例的(precedential)または有益なもの(informative)として指定することを明らかにした。2 刊行物(printed publication)が公にアクセス可能であったか(public-accessibility)の問題は事実に大きく依存している一方、これらの事例から得られる教訓がいくつかある。 第1の事案は、審査に適用される基準と、付与後手続(post-grant proceedings)に適用される基準とを取り扱ったものであり、それらの基準が異なるものであると示している。Ex parte Grillo-Lópezにおいて、特許審判部(PTAB)は、同じFDAの記録が審査の引用文献として使用できたとしても、当事者系レビュー(IPR)において公にアクセス可能だったとは限らない旨を示した。その際、特許審判部(PTAB)は、審査の文脈では、審査官が一旦一応の事件(prima facie case)を提示した後は出願人が反証することが要求されるという立証責任の転嫁の枠組みを含むことを考慮した。 対照的に、当事者系レビュー(IPR)の申立人は、刊行物が公にアクセス可能であったことを証明する負担を負っている。 他の参考事例はすべてHulu事例より前に決定され、引用文献が刊行物(printed publication)として適格であるかどうかを決定するために特許審判部(PTAB)が使用した証拠について議論されたものである。 一般的に、これらの事例は、引用文献の公のアクセス可能性(public-accessibility)を証明するに特定の証拠が必要であるという意見を支持するものである。 このうち2つの事例は、論文(thesis)の公のアクセス可能性(public-accessibility)を扱い、1件はそれが認められ、もう1件は認められなかった事例である。 Sandoz事例では、申立人が関連する期間内に論文(thesis)が利用可能であったことについての具体的な証言を提供し、特許審判部(PTAB)はその証言が公の利用可能性(public-accessibility)を示すのに十分であることを示した。 Argentum事例では, 特許審判部(PTAB)は、申立が依拠した特定の論文(thesis)が関連する期間内に公的に入手可能であったこと、およびコピーをどのように入手したかを示すことができなかったと認定した。 関連する訴訟において公的に入手可能であった事実が合意されていたとしても、それが異なる文脈で行われ、かつ、申立申立人が当事者でなかったために決定的なものであるとは認められなかった。 特許審判部(PTAB)の実務者がよく知っているように、インターネットアーカイブ(Wayback Machine)上で特定の日付に入手可能で、かつ、宣誓供述書が添付された文書のコピーは、引用文献が公的にアクセス可能かどうかを証明するのに役立つ。3 最後に、特許審判部(PTAB)は、索引(index)がついている証拠は公共のアクセス可能性(public-accessibility)の証拠となるが、すべての場合において必要ではないことを示した。4 これらの事例から明らかなのは、特許審判部(PTAB)がレビュー手続を開始するか否かを決定する際に、刊行物(printed publication)の適格性を綿密に評価することである。 申立は, 関連する期間内に公衆の利用可能性(public-accessibility)を証明する証拠を提出しなければならない。 また、特許権者は引用文献に異議を申し立てる予備的応答(Preliminary Response)を提出するか否かを検討する際に、そのような証拠を綿密に評価しなければならない。 Click here for English version. 1Hulu, LLC v. Sound View Innovations, LLC, Case […]

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米連邦最高裁判所は、ランハム法(the Lanham Act – 連邦商標法)に基づく被告利益の回収のための条件として、被告の故意が必要ではないことを判示 – The Supreme Court Abrogates Willfulness as a Bright-Line Prerequisite for Accountings of Profits Under the Lanham Act

2020年4月23日 Theodore H. Davis Jr., Joseph Petersen and Rita Weeks (和訳:穐場 仁) 連邦控訴裁判所は、長年にわたり、ランハム法(the Lanham Act)に基づく訴訟当事者にとって極めて重要な問題、すなわち、同法第35条(a)に基づき被告の利益の回収を求める原告が、その救済の条件として被告による故意の違法行為を立証しなければならないか否かについて意見が分かれていた。 Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., No. 18-1233, 2020 WL 1942012(U.S. Apr. 23, 2020)において、米連邦最高裁判所は、分裂していた判断を原告に有利な形で統合し、故意の立証を求める断定的な基準は法律の明示的な文言と調和せず、救済の衡平法的性質とも一致しない、と判示した。 この判示は、ここ何年もの間でのランハム法(the Lanham Act)に関する重要な解釈として、同法に基づく金銭的救済を追求する際のレバレッジを増加させることとなった。 実際の損害(actual damages)と被告の利益に関する異なる基準 ランハム法(the Lanham Act)に基づいて提起した訴訟に勝利した原告は、いくつかの種類の金銭的救済を求めることができる。そのうち最も重要な2つの救済は、原告の実際の損害(actual damages)の賠償と、被告の利益(defendant’s profits) の回収に関する衡平法的な救済である。 裁判所と訴訟当事者は、しばしば、両者を混同し混乱させるが、両者は別々なものであり、慎重に検討する必要のある別個の基準に従うものである。 例えば、勝訴した原告は、被告の責任を立証することにより実際に生じた損害額の賠償を受けることができる。しかしながら、特に、被告の行為によって引き起こされた混同(confusion)や欺瞞(deception)の度合いについて証拠を示せない場合には損害額の証明は困難となり得る。 対照的に、被告の利益の回収の仕組みは、一般的に勝訴した原告に有利に働く。 第35(a)条に明示された要件に基づき、かかる原告は、被告の「売上高」のみ証明すれば足りる。 その後、被告はこれらの売上高を合法的なものと違法なものとに分配するとともに、これらから許容される可能性のある控除額を示すことになる。 もし、被告が、両者について立証責任を果たせなければ、売上高全体が原告により回収されるおそれがある。 一般的にはWMS Gaming Inc. v. WPC Prods. Ltd., 542 F.3d 601 (7th […]

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便乗値上げ(price gouging)と戦うための商標法の利用: 消尽論(exhaustion doctrine)に注意 - Using Trademark Law to Fight Price Gouging: Beware the Exhaustion Doctrine

2020年4月29日 Written by Theodore H. Davis Jr., Jennifer Fairbairn Deal and Allison Berman (和訳:穐場 仁) 注:以下の情報は、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行が引き続き継続しているため、説明の追加を含めたアップデートが必要となる可能性がある。 アップデートについては、弊社の COVID-19タスクフォースページ、および/または弊所からのアラート・メールをご確認ください。 2020年4月10日、有名な科学・医療製品メーカーである3Mは、新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミックに際し、商標侵害、商標希釈化(dilution)の可能性、便乗値上げ(price gouging)に基づく虚偽広告(false advertising)を主張し訴訟を提起した最初の企業の1つとなった。1 この訴訟は、パンデミックに誘発された便乗値上げ(price gouging)と闘うための商標法の使用に関し多くの問題を提起している。 これらの中で最も重要なものは、商標所有者が自社製品の再販売に挑戦する力を制限する、ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)、または消尽論(exhaustion doctrine)の適用可能性である。 この記事は、商標所有者が、自身の商品の便乗値上げ(price gouging)に対する訴訟におけるこれら法理(doctrine)の重要性と、これら法理(doctrine)の影響を緩和するための戦略に関するものである。 3Mの訴訟 3Mは、被告であるPerformance Supply, LLCを、3Mの商標に化体する信用を不正に用いた虚偽かつ不当な便乗値上げ(false and deceptive price gouging)を行ったとして提訴した。 具体的には、3Mは、Performance Supplyがニューヨーク市の調達局(New York City’s Office of Citywide Procurement)に入札を提出し、3MブランドのN95マスクを希望小売価格より500~600%高い価格で市に販売することを提案した、と主張している。 市の調達局は、必要とされるN95マスクを確保するため入札を受け入れ、4,500万ドル近くを支払うことに同意した。 2020年4月24日(金曜日)、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所は、Performance Supplyの行為に対する暫定的差し止め命令(Temporary Restraining Order/TRO)を発し、TROを仮差止命令(Preliminary Injunction)に変更するかどうかに関するヒアリングのスケジュールを決定した。 消尽(exhaustion)の問題 3Mが作った流れに追従しようと考える潜在的な原告は、商標所有者が自分の商品の川下での販売を規制しようとする場合に救済が得られることは比較的まれであること 留意すべきである。 特に、原告がその標章を付した商品を商取引の流れに載せることを許可した場合、その商品が転売されている状況に異議を申し立てる仕組みとして商標法を利用しようとするならば、「消尽論(exhaustion doctrine)」ないし「ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)」と向き合わざるを得ない。4 ある裁判所が説明したように: […]

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